專利無效程序簡介

1

北京德和衡律師事務(wù)所聯(lián)席合伙人 房寶盛

2

姓名 房寶盛

職務(wù) 北京德和衡律師事務(wù)所聯(lián)席合伙人

手機 13581923826

電郵 fangbaosheng@deheheng.com

執(zhí)業(yè)領(lǐng)域 知識產(chǎn)權(quán)等

房寶盛律師，大連理工大學(xué)電氣自動化本碩、中國政法大學(xué)民商法學(xué)在職法碩，國家知識產(chǎn)權(quán)局實審、復(fù)審、

訴訟等部門工作12年，為其首批公職律師，處理實審案件近300件、復(fù)審無效案件近500件，行政訴訟案件逾600件。

2017年起作為社會律師，先后為三星、搜狗、奇虎、小米、京東方、東旭、美柚、木林森、大長江、央視、江

門市監(jiān)局等眾多客戶提供過專業(yè)服務(wù)，承辦專利、商標、著作權(quán)、不正當(dāng)競爭等訴訟及非訴案件近200件。

主要兼職：泰安仲裁委員會仲裁員；北京市、山東省、天津濱海新區(qū)、煙臺等地，中國電池工業(yè)協(xié)會、北京軟

件和信息技術(shù)行業(yè)協(xié)會等協(xié)會，知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)鞂＜?，中知（北京）認證公司等機構(gòu)的知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)鞂＜遥恢袊?/p>

專利保護協(xié)會、北京多元調(diào)解發(fā)展促進會、珠海知識產(chǎn)權(quán)保護中心等單位的調(diào)解員。

主要內(nèi)容

3

1

? 無效程序

2

? 審查原則

3

? 形式審查

4

? 合議審查

5

? 口頭審理

6

? Q&A

主要內(nèi)容

4

1

? 無效程序

2

? 審查原則

3

? 形式審查

4

? 合議審查

5

? 口頭審理

6

? Q&A

無效程序-1

? 流程

5

無效程序-2

? 主要特性

– 性質(zhì)：行政確權(quán)程序

– 特點

? 應(yīng)請求啟動；

? 雙方當(dāng)事人參與

– 無效宣告請求的理由（R65.2）

? 與實質(zhì)審查的駁回條款基本對應(yīng)（單一性）

6

主要內(nèi)容

7

1

? 無效程序

2

? 審查原則

3

? 形式審查

4

? 合議審查

5

? 口頭審理

6

? Q&A

審查原則

? 請求原則 ? 依職權(quán)審查原則 ? 聽證原則 ? 公開原則 ? 一事不再理原則 ? 當(dāng)事人處置原則

8

審查原則-1

? 請求原則

– 基于當(dāng)事人的請求啟動；

– 基于當(dāng)事人的撤回可終止；（已經(jīng)可以作出決定的為例外，R72）

– 通常僅審查當(dāng)事人提出的無效宣告的范圍、理由和證據(jù)。

? 依職權(quán)審查原則

– 不受當(dāng)事人提出的理由、證據(jù)的限制

– 專利審查指南列舉有七種情形

9

審查原則-2

? 聽證原則

– 定義：決定作出前，給予決定結(jié)論對其不利的當(dāng)事人針對審查決

定所依據(jù)的理由、證據(jù)和認定的事實陳述意見的機會

– 體現(xiàn)：通知書、轉(zhuǎn)送文件或者口頭審理

? 公開原則

– 口審公開舉行

– 決定公開發(fā)行

10

審查原則-3

? 一事不再理原則

– 對于已作出過無效宣告請求審查決定涉及的專利權(quán)，以同樣的理由和證據(jù)

再次提出無效宣告請求的，不予受理和審理；（R66.2）

– 例外：無效宣告理由或者證據(jù)因時限等原因未被在先的無效宣告請求審查

決定所考慮的

? 當(dāng)事人處置原則

– 請求人可以放棄全部或者部分無效宣告理由及證據(jù)；請求人放棄的理由和

證據(jù)，不再審查；

– 當(dāng)事人有權(quán)自行與對方和解；

– 專利權(quán)人可以縮小專利保護范圍、放棄部分權(quán)利要求，視為承認自始不符

合規(guī)定，免去請求人的舉證責(zé)任

11

主要內(nèi)容

12

1

? 無效程序

2

? 審查原則

3

? 形式審查

4

? 合議審查

5

? 口頭審理

6

? Q&A

形式審查

? 無效請求客體

? 無效請求人資格

? 無效請求的范圍、理由和證據(jù)

? 委托手續(xù)

13

形式審查-1

? 無效請求客體

– 已經(jīng)授權(quán)公告的專利：包括已經(jīng)終止或者放棄的專利；

– 針對已被宣告無效的專利權(quán)（權(quán)利要求）提出的無效宣告請求不

予受理。

? 無效請求人資格

– 一般規(guī)定：具備民事訴訟主體資格；

– 多個請求人共同提出一件無效宣告請求的，不予受理；

– 專利權(quán)人可以針對自己的專利權(quán)提出無效宣告請求；

– 以外觀設(shè)計權(quán)利沖突為理由請求宣告外觀設(shè)計專利權(quán)無效的，請

求人需證明是在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人。

14

形式審查-2

? 無效請求的范圍、理由和證據(jù)

– 應(yīng)當(dāng)明確無效宣告請求范圍

– 無效宣告理由

? 僅限于R65.2規(guī)定的理由

– “一事不再理”

– 結(jié)合證據(jù)具體說明

? 在提交有證據(jù)的情況下應(yīng)當(dāng)結(jié)合提交的所有證據(jù)具體說明，指明每項理

由所依據(jù)的證據(jù)。 （R65.1）

15

形式審查-3

? 委托手續(xù)

– 授權(quán)委托書

? 無效程序中委托專利代理機構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)提交“無效宣告程序授權(quán)委托書”

– 委托權(quán)限

? 委托書需注明授權(quán)的權(quán)限

– 多個代理機構(gòu)

? 同一當(dāng)事人同時委托多個代理機構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)以書面方式指定其中一個作

為收件人

– 公民代理

? 當(dāng)事人委托公民代理的，參照有關(guān)委托專利代理機構(gòu)的規(guī)定辦理

16

主要內(nèi)容

17

1

? 無效程序

2

? 審查原則

3

? 形式審查

4

? 合議審查

5

? 口頭審理

6

? Q&A

合議審查

? 審查基礎(chǔ) ? 審查范圍 ? 依職權(quán)審查的情形 ? 口頭審理（見后） ? 修改原則 ? 修改方式 ? “權(quán)利要求的進一步限定”的理解 ? 未作審查決定而結(jié)案 ? 中止

18

合議審查-1

? 審查基礎(chǔ)

– 授權(quán)公告的權(quán)利要求書

– 生效的審查決定維持有效的權(quán)利要求

? 審查范圍

– 只針對當(dāng)事人提出的無效宣告請求范圍、理由、證據(jù)進行審查

（請求原則）

– 在規(guī)定期限內(nèi)提出的

– 需結(jié)合證據(jù)具體說明

? 依職權(quán)審查的情形

– 列舉有7種。（專利審查指南第380-381頁）

19

合議審查-2

? 無效理由的增加

– 請求人在提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)增加無效宣告理由的，應(yīng)當(dāng)在該期限內(nèi)對所增加的無效宣告

理由具體說明。

– 一個月后增加無效理由的， 一般不予考慮， 但下列情形除外：

? 針對專利權(quán)人以刪除以外的方式修改的權(quán)利要求，在指定期限內(nèi)增加無效宣告理由，并具體說明的；

? 對明顯與證據(jù)不相對應(yīng)的理由進行變更的。

? 請求人的舉證期限

– 可以在提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)補充證據(jù)

– 一個月后補充證據(jù)的，一般不予考慮，但下列情形除外：

? 針對專利權(quán)人提交的反證，

? 在口頭審理辯論終結(jié)前提交公知常識性證據(jù)或者用于完善證據(jù)法定形式的公證文書、原件等證據(jù)。

– 外文證據(jù)中文譯文的提交期限適用該證據(jù)的舉證期限。

? 專利權(quán)人的舉證期限

– 在專利復(fù)審委員會指定的答復(fù)期限內(nèi)提交證據(jù)

– 公知常識性證據(jù)或者用于完善證據(jù)法定形式的公證書、原件等證據(jù)，可以在口頭審理辯論終結(jié)前補充；

– 外文證據(jù)的中文譯文的期限適用該證據(jù)的舉證期限。

20

合議審查-3

? 口頭審理（見后）

? 修改原則（發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷臋?quán)利要求書，外觀設(shè)計無法修改）

– 不得改變原權(quán)利要求的主題名稱；

– 與授權(quán)的權(quán)利要求書相比，不得擴大原專利的保護范圍；

– 不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍；

– 一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。

21

合議審查-4

? 修改方式

– 權(quán)利要求的刪除

– 技術(shù)方案的刪除

– 權(quán)利要求的進一步限定：在權(quán)利要求中補入其他權(quán)利要求中記載的一

個或者多個技術(shù)特征，以縮小保護范圍。

? 通過在所要修改的權(quán)利要求中補入原權(quán)利要求書中其他權(quán)利要求的一個或多個

技術(shù)特征，形成一個新的保護范圍更小的權(quán)利要求，以代替原來的權(quán)利要求，

原來的權(quán)利要求不再保留；

? 修改后的權(quán)利要求數(shù)量相對于原權(quán)利要求書不發(fā)生超出預(yù)期的變化；并且

? 通常不能增加權(quán)利要求或重新撰寫權(quán)利要求，從而構(gòu)建出新的權(quán)利要求的層次

體系

– 明顯錯誤的修正

22

合議審查-5

? 未作審查決定而結(jié)案

– 請求人主動撤回?zé)o效宣告請求（R72.2）；

– 無效請求人對專利復(fù)審委員會發(fā)出的口頭審理通知書在指定的期限內(nèi)

未作答復(fù)，并且不參加口頭審理的，其無效宣告請求視為撤回

（R70.3）；

– 無效宣告請求所針對的專利權(quán)已被生效的決定宣告全部無效；

– 對于已經(jīng)受理的無效宣告請求案件，經(jīng)審查認定不符合受理條件的

（一事不再理、具體說明理由）

? 中止

– 中止原因：權(quán)屬糾紛；保全（法院裁定）

– 中止的審批：專利局流程管理部門

23

主要內(nèi)容

24

1

? 無效程序

2

? 審查原則

3

? 形式審查

4

? 合議審查

5

? 口頭審理

6

? Q&A

口頭審理

? 法律依據(jù) ? 形式 ? 本質(zhì)及目的 ? 個別情況 ? 口審前注意事項 ? 口審前準備 ? 口審廳前準備 ? 程序事項 ? 實質(zhì)內(nèi)容審理 ? 合議組調(diào)查 ? 辯論階段 ? 補充建議 ? 其他

25

口頭審理-1

? 法律依據(jù)

– 專利法實施細則第70條第1款

– 對于無效：“可以”口頭審理。

? 形式

– 依請求參照民事訴訟法中的開庭審理；

– 法定的形式：公開審理，言辭審理（口頭審理）

? 本質(zhì)及目的

– 行政聽證程序；

– 對合議組，查清事實；對當(dāng)事人，當(dāng)庭陳述意見的機會

26

口頭審理

-

2

? 個別情況 – 二次口審； – 巡回口審； – 遠程口審； – 合并審理 ? 口審前注意事項 – 口審回執(zhí)； – 審理庭地址； – 授權(quán)委托書：權(quán)限，人數(shù)； – 需出庭作證等特殊情況

27

口頭審理-3

? 口審前準備

– 全面了解案情

– 確定、或識別爭議焦點

– 一事不再理，證據(jù)組合方式，依職權(quán)等問題；

– 證據(jù)的準備（需要原件或說明的情況）

? 口審廳前準備

– 提前到；

– 提交授權(quán)手續(xù)；

– 填寫口審記錄表；

– 參考材料、證人、演示等個別情況的提前溝通

28

口頭審理-4

? 程序事項

– 口審廳規(guī)則，核對雙方當(dāng)事人/代理人；

– 介紹合議組，回避申請；

– 證人證言，物證演示；

– 和解意向

? 實質(zhì)內(nèi)容審理

– 核對收發(fā)文情況；

– 確定審查文本；

– 證據(jù)質(zhì)證；

– （新）多種結(jié)合方式的，需要明確最主要的結(jié)合方式

29

口頭審理-5

? 合議組調(diào)查

– 組長或主審員主持；

– 依照無效宣告理由逐次進行；

– 通常先形式條款，后新穎性、創(chuàng)造性；

– 明顯不成立條款有可能被征求“理由放棄”；

– 爭議焦點通常調(diào)查更為詳細

? 辯論階段

– 理由查缺補漏

– 強調(diào)主要觀點或核心點

30

口頭審理-6

? 一些建議

– 吃透技術(shù)內(nèi)容；

– 不回避問題，減少拐彎抹角；

– 跟隨合議組的調(diào)查思路或引導(dǎo)；

– 發(fā)言首輪簡明扼要，尤其是相對于書面意見陳述而言；

– 抓爭議焦點，在次要問題上減少重復(fù)。

? 其他

– 口審筆錄擬復(fù)制先溝通；

– 口審筆錄重點修正容易會錯意的記載；

– 庭后代理意見

31

主要內(nèi)容

32

1

? 無效程序

2

? 審查原則

3

? 形式審查

4

? 合議審查

5

? 口頭審理

6

? Q&A

33

匯報完畢，Q & A

主講人 房寶盛

職務(wù) 北京德和衡律師事務(wù)所聯(lián)席合伙人

手機 13581923826

電郵 fangbaosheng@deheng.com

地址 北京市朝陽區(qū)建國門外大街2號銀泰中心C座12層